Реєстрація доменів і суперечки з приводу доменних імен – як передбачити ризики

Контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00; +38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua

Варто спитати:

1. Що таке домен?

Система доменних імен (Domain Name System, DNS) – унікальна буквенна або буквено-цифрова адреса (доменне ім’я) кінцевого мережевого обладнання для ідентифікації відповідного ресурсу. Ця система була запроваджена у 1983 році на заміну написання числових ІР-адрес, які важко запам’ятовувати й використовувати для ідентифікації. Простими словами, домен (доменне ім’я) – унікальна адреса у мережі Інтернет для адресації на неї комп’ютерів та ресурсів. ЗУ «Про телекомунікації» при визначенні домену використовує позначення частини адресного простору мережі.

2. Які існують рівні доменів?

Увесь адресний простір всесвітньої мережі поділений на певні частини (рівні) для зручності користування, тобто має ієрархічну структуру. У доменному імені можна виділити такі його рівні:

• • Верхній або перший рівень, який є базою структури адресації – позначення, які знаходяться справа від останньої крапки. Це відомі нам домени з кодом країни (.ua, .en), загальні домени .com, .net. .org, .info, тематичні, та багато інших. Їх основоположність визначається тим, що домен верхнього рівня не можна придумати самостійно, та при реєстрації обирається існуючий.
  • Другий та третій рівень – частина доменного імені зліва від останньої крапки та передостанньої крапки відповідно.
  • Піддомен або субдомен – відносне поняття, яке є частиною доменного імені більш високого рівня, та використовується для адресації відповідного розділу сайту або ресурсу в інтернеті.

Наприклад, домен ЄДРСР reyestr.court.gov.ua має таку структуру: .court – домен ІІІ рівня, .gov – домен ІІ рівня вказує на приналежність держоргану, .ua- верхнього рівня територіальної приналежності, reyestr – розрізняльна частина доменного імені.

Крім того, із 2009 року доменне ім’я може складатись не лише з латинських літер, у тому числі українською.

3. Які існують категорії доменів?

• • Публічні, які адмініструються в інтересах суспільства, наприклад це домен .ua;
  • Приватні – адмініструються певною особою у власних інтересах.

4. Суб’єкти:

• • Реєстрант – особа, яка бажає зареєструвати та делегувати домен;
  • Реєстратор – суб’єкти господарювання, що діють на підставі договорів із адміністратором та надають послуги із технічного забезпечення реєстрації й функціонування домену;
  • Адміністратор публічного домену – суб’єкт господарювання, що адміністративно забезпечує працездатність публічного домену. В Україні на підставі договору із ICANN функції адміністратора домена .ua здійснює ТОВ «Хостмайстер».

На сьогодні, зокрема завдяки стрімкому розвитку e-commerce в Україні, чи не кожна компанія має власну адресу (веб-сайт) в Інтернеті для реклами, пропонування до продажу товарів чи послуг, містить контактну інформацію та інші відомості, корисні як для привернення уваги споживачів, так і потенційних контрагентів. Доменне ім’я може бути цінним активом, завдяки його властивості одразу вказувати про характер розміщенної інформації або приналежності до бренду, та повсякчас виступає предметом різних правочинів. Наприклад, доменні імена у найпопулярнішому верхньому рівні .com оцінюються у мільйони доларів – у 2005 р. домен LasVegas.com був проданий за $90 млн.

Оскільки сам сайт не є об’єктом правової охорони, на перший план інтернет-діяльності бізнесу виходить належний захист доменного імені, найкращим способом якого є його реєстрація.

Ця процедура в Україні не вирізняється особливою складністю та здійснюється за принципом «first come-first get», тобто доменне ім’я отримує та особа, що першою звернулась за його реєстрацією. Акредитований ICANN реєстратор при зверненні перевіряє вільність обраного позначення, після чого вносить запис до сервісу WHOIS з інформацією про реєстранта. Реєстраційні послуги надаються на підставі договору та є оплатними. Реєстрант має право вільно розпоряджатися доменом протягом усього періоду реєстрації.

Зверніть увагу, що реєстрація домену верхнього рівня .ua допускається тільки за наявності зареєстрованого знаку для товарів і послуг (торгової марки). Нормативно це регулюється Правилами реєстрації доменів в зоні .ua та є однаковими для всіх реєстраторів.

Таким чином, доменні імена виступають не тільки засобом ідентифікації ресурсу як певної веб-адреси, а є найкращим засобом індивідуалізації у мережі Інтернет, мають комерційну цінність. Крім того, домен часто може збігатись із об’єктами інтелектуальної власності – знаком для товарів і послуг, власне фірмовим (комерційним) найменуванням, географічним зазначенням, окремими елементами промислових зразків. Порушення у цій сфері, як то наявність «двійників», інші прояви недобросовісної конкуренції, вводять в оману споживачів, негативно впливають на репутацію компанії та можуть призводити до непорозумінь із контрагентами.

Серед основних видів правопорушень у сфері доменних імен виокремлюють такі:

 1.Кіберсквотинг (англ. сybercsquotting) – це діяльність із реєстрації та використання доменного імені із метою паразитування на чужій репутації, перепродажу конкурентам або шантажу цієї особи:

• • Галузевий – реєстрація доменів за назвою видів товарів або послуг. Цей вид є найпоширенішим, оскільки точна відповідність назві товару гарантує більшу комерційну цінність серед споживачів;
  • Брендовий – реєстрація домену іншого рівня, що містить точне або схоже позначення назв компаній;
  • Зворотне захоплення– реєстрація торгової марки з назвою, яка вже міститься у відомому домені, із метою наступного звернення до суду та перереєстрації домену. Власник двійника може також налаштувати переадресацію домену на свій власний сайт, що вводитиме в оману споживача щодо роду товарів/послуг або взагалі припинення діяльності першої компанії.

2. Тайпсквотинг – реєстрація доменів, які співзвучні з існуючими добре відомими доменними іменами, але різняться декількома літерами або порядком написання літер. Метою такого порушення, яке може бути визнане неправомірним у зв’язку зі схожістю до ТМ, є отримання частини користувачів, які помилково вводять «невірну» адресу. Іноді використовується для компрометації конкурента.

3. Власне використання чужої зареєстрованої торгової марки у позначенні домену.

Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має виключне право забороняти всім третім особам неправомірно використовувати знак, у тому числі в доменному імені. Світовою є практика, що торгова марка має пріоритет над доменним ім’ям – як правило право на домен визнається за особою, на чию ТМ схожий домен.

Для встановлення порушення прав на знак

1. використання має бути без правової підстави;
2. ТМ та частина спірного домену мають бути однаковими або схожими до можливості їх сплутання або введення споживачів в оману стосовно виробника товарів/послуг;
3. знак має використовуватися у домені щодо товарів і послуг або споріднених щодо зазначених у свідоцтві на нього.

Щодо незаконного використання фірмового найменування зазначимо наступне – воно є чинним з часу його першого використання юридичною особою, правова охорона не передбачає подання заявки або його реєстрації. Це питанням є особливо важливим у спорах щодо загальних доменів верхнього рівня – .net, .com, .org та ін., реєстрація яких не потребує наявності торгової марки. У такому випадку особі для захисту своїх порушених прав варто докласти багато зусиль для доведення існування і належності цих прав.  

В обох випадках має бути встановлено протиправність мети використання – у комерційній діяльності правопорушника, тобто для отримання прибутку. При встановленні тотожності або схожості зі знаком для товарів і послуг порівнюють охоронюваний об’єкт із розрізняльною частиною доменного імені, і як правило, вимагає спеціальних знань та проведення експертизи об’єктів ІВ.

Шляхи вирішення доменних спорів:

1.Антимонопольним Комітетом України щодо спорів в зоні .ua, пов’язаних із неправомірним використанням чужого знаку, права на які не зареєстровані, але є добре відомими в Україні (на підставі ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»);

2.Процедура UDRP, а також правила до неї (Уніфікована політика вирішення спорів про доменні імена, Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy), яка була розроблена у 1999 році та схвалена міжнародною Інтернет-корпорацією з призначення адрес та імен (також називають «імен та номерів», Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). Ця процедура є обов’язковою щодо вирішення спорів у багатьох загальних доменах верхнього рівня, а також доменах коду країни та регіону, але стосується тільки тих спорів, що пов’язані із зареєстрованою торговельною маркою, а тому не є придатною у протиставленні домену та інших об’єктів ІВ. Розгляд спорів здійснюється арбітрами п’яти уповноважених інституцій, наприклад Центром з Арбітражу та Посередництва WIPO або Національним арбітражним форумом США, та за її результатами може бути прийнято рішення про передання доменного імені власнику ТМ, або (і) відміну реєстрації (делегування) домену. Перевагами даної процедури є швидкість та зручність для сторін – процес як правило триває не більше 60-75 днів.

Важливо звернути увагу – у доменній зоні .ua у 2018 р. досягнуто домовленостей між ТОВ «Хостмайстер» та WIPO, тому українці вже з цього року можуть звертатись із скаргами до Центру з Арбітражу та Посередництва, причому українською мовою.

Розгляд за процедурою UDRP характеризується через «концепцію добросовісності застосування доменного імені». Для отримання позитивного результату, особа, що володіє ТМ, права на які порушено, у скарзі повинен довести недобросовісність поведінки реєстранта, щодо, але не вичерпно:

• • метою реєстрації або придбання домену був його наступний перепродаж, оренда, або інше розпорядження для отримання грошових цінностей, які перевищують витрати реєстранта на безпосередньо реєстрацію, або
  • домен було зареєстровано з метою перешкодити володільцю ТМ вільно використовувати її у доменному імені, або
  • домен було зареєстровано із метою перешкодити діяльності конкурента, або
  • реєстрант доменного імені свідомо використовував чужий знак, вводячи в оману споживачів щодо належності сайту певній особі або особи виробника товарів, із метою отримання комерційної вигоди.

Розгляд справи у акредитованих установах не перешкоджає зверненню і переданню справи на розгляд суду. Процедура зупиняється до часу ухвалення судового рішення.

3. Судовий розгляд. Володілець прав на об’єкт ІВ при їх порушенні, управомочений на звернення до суду із вимогою заборонити неправомірне використання об’єкту у відповідному доменному імені.

Важливим питанням при зверненні до суду є визначення належного відповідача. Усталеною є практика позиватись до реєстранта домену та реєстратора у спорах про відміну делегування, проте часто співвідповідачем зазначають й адміністратора. Позиція вітчизняних судів зводиться до того, що дії адміністратора є похідними від дій реєстрантів/осіб, які використовують домен. Ця уповноважена особа не використовує спірні доменні імена, своїми діями виконує обов’язки згідно закону про телекомунікації та договорів, укладених із контрагентами, і не порушує прав позивачів. Проте можливим є залучення адміністратора домену як третьої особи – він має бути обізнаний із прийнятим судом рішенням про заборону використання доменного імені.

Відомості про реєстранта доменного імені можуть бути отримані:

• За допомогою сервісу WHOIS (проте якщо реєстрантом є фізична особа, сервіс надасть дані у знеособленому вигляді із захистом персональних даних); 
• Адвокатським запитом або при витребуванні судом відомостей у адміністратора домену.

Залучення реєстратора домену як співвідповідача допускається у разі пред’явлення вимог про відміну реєстрації або зобов’язання перереєстрації доменного імені на власника ТМ або комерційного найменування.

У цій категорії справ також допускається застосування заходів забезпечення позову. Так, позивач під час вирішення доменного спору має право надати адміністраторові домену .ua копію позовної заяви (із відміткою про її надходження до суду) із метою тимчасового блокування внесення змін до запису про доменне ім’я. Ці дії є необхідними та дозволять позивачеві довести дійсний стан справи у суді.

Щодо позовних вимог, то судовій практиці відомі досить різні позовні вимоги, проте часто сформульоване позивачем може суперечити законодавству, або які можуть бути визнані судом невірно обраними у цій категорії справ для належного захисту прав. Ефективним способом захисту порушеного права на торгову марку згідно закону «Про охорону прав на знаки для товарів у послуг» є заборона використання у домені чужого знака. Аналогічно правове регулювання здійснено і щодо заборони незаконного використання комерційного найменування. Крім того, спеціальними для доменних спорів можуть бути позовні вимоги про вчинення певних реєстраційних дій щодо доменного імені – припинення делегування домену, його перереєстрацію або зобов’язання передати домен позивачеві. Така правова природа доменного імені як об’єкта власності визначається і практикою ЄСПЛ – право його використання має економічну цінність, враховуючи цю властивість це право є правом власності (справа Paeffgen v. Germany 2007р.).

Вітчизняна судова практика у цій сфері ще знаходиться у процесі свого формування та усталення, разом із тим кількість таких справ постійно збільшується, а їх фігурантами часто виступають відомі українські та міжнародні компанії. Проте, певні узагальнені правові позиції чітко прослідковуються у судових рішеннях, та, можливо, найближчим часом отримають своє відображення у постанові Пленуму ВС.

Рішенням Господарського суду м. Києва ще в далекому 2010 р. визначено підстави належності реєстратора у доменному спорі як відповідача, по справі №20/68 за позовом міжнародної компанії щодо неправомірного використання ТМ «LEROY MERLIN» у розрізняльній частині домену. Судом зазначено: «реєстратор не здійснює використання знаку для товарів і послуг, а лише надає реєстранту послуги із технічного забезпечення функціонування домену».

У 2010 році також завершився розгляд справи за позовом Google inc. щодо права використання домену в зоні .ua. проти української компанії «Гоу огле», яка ще у 2006 році зареєструвала ТМ Google і Go Ogle і відповідно отримала право на домен google.ua. Цікаво, що насправді ця компанія налаштувала переадресування зі спірного домену на сайт знайомств. Разом із тим, Вищий господарський суд постановою від 05.10.2010 року підтвердив законність рішень судів нижчих інстанцій щодо неправомірності використання комерційного найменування американської корпорації, а також добре відомого у світі знака, зобов’язав припинити використання найменування Google та зобов’язав адміністратора Хостмайстер зняти делегування домену. Крім того, судом було зазначено, що компанія «Гоу огле» не використовує у доменному імені власне товарний знак Go Ogle та вводить в оману користувачів пошукової системи.

Також у справі №760/10914/16-ц за позовом “The Coca-Cola Company” до реєстранта доменного імені з використанням ТМ “Coca-Cola” та власне реєстратора домену про припинення незаконного використання знаку та скасування делегування доменного імені. У мотивувальній частині рішення від 20.03.2017 року зазначені найпоширеніші види порушень:

• • Використана в домені розрізняльна частина схожа на чужу торгову марку настільки, що призводить до їх сплутання;
  • Товари, які реалізовувались через сайт, були спорідненими із класом товарів позивача;
  • Використання позначень в домені вказує на зв’язок із компанією позивача.

Крім того, правопорушення у сфері інтелектуальної власності, об’єктом якого є доменне ім’я, можуть бути кримінально караними. Особа, яка є потерпілою від злочину, має право звернутись до правоохоронних органів, Департаменту Кіберполіції щодо внесення даних про злочин до ЄДРДР та відкриття кримінального провадження.

Таким чином, разом із всепроникненням мережі Інтернет у всі сфери суспільного життя, і зокрема, розвитком електронної комерції в Україні, доменне ім’я на сьогодні є важливою цінністю для кожної компанії, її імені на ринку, репутації та відомості серед споживачів. Однією з пріоритетних завдань бізнесу є забезпечення надійного захисту своїх об’єктів ІВ.

Для уникнення проблем при використанні доменного імені слід передбачити такі ризики:

1. При реєстрації домену необхідно уважно перевірити існування знаків для товарів і послуг, які схожі до ступеню змішування у спорідненому класі товарів – зробіть його максимально унікальним.
2. Є ризик, що у випадку реєстрації доменного імені до дати реєстрації знаку для товарів і послуг, суд відмовить власнику ТМ за правом першого користування.
3. Відсутність зареєстрованих і підтверджених прав, як то свідоцтво на знак для товарів і послуг, значно ускладнює процес доказування, якщо ваша компанія не є добре відомою.
4. Якщо ж ТМ не зареєстровано, подбайте про те, щоб домен був максимально співзвучний або відповідав найменуванню компанії. У суді важно буде довести, чому, до прикладу, ТОВ «ЧОРНЕ» використовує домен БІЛЕ.уа.
5. Однією з причин кіберсквотингу є банальна несплата за хостинг і домен після закінчення строку реєстрації домена його власником. Тому уважно слідкуйте за строками оплати за користування доменом.

Автор – юрист Марія Шуляківська,  адвокат – Олексій Яновський