Регистрация доменов и споры по поводу доменных имен: как предусмотреть риски

Перезвоните мне

Контакты Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00; +38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Стоит задаться вопросами:

1. Что такое домен?

 Система доменных имен (Domain Name System, DNS) – уникальный буквенный или буквенно-цифровой адрес (доменное имя) конечного сетевого оборудования для идентификации соответствующего ресурса. Эта система была введена в 1983 году взамен  использования числовых ІР-адресов, которые трудно запоминать и использовать с целью идентификации. Простыми словами, домен (доменное имя) – уникальный адрес в сети Интернет для адресации на него компьютеров и ресурсов. ЗУ “О телекоммуникациях” при определении домена использует обозначение части адресного пространства сети.

2. Какие уровни доменов выделяются?

Все адресное пространство всемирной сети разделено на определенные части (уровни) для удобства пользования, то есть имеет иерархическую структуру. В доменном имени можно выделить такие его уровни:

• Верхний или первый уровень, являющийся базой структуры адресации, – обозначения, которые находятся справа от последней точки. Это известные нам домены с кодом страны (.ua; .en и др.), общие домены (.com; .net; .org; .info), тематические и многие другие. Их основоположность определяется тем, что домен верхнего уровня нельзя придумать самостоятельно и при регистрации избирается из ряда уже существующих.
• Второй и третий уровень – часть доменного имени слева от последней точки и предпоследней точки соответственно.
• Поддомен или субдомен – относительное понятие, которое является частью доменного имени высшего уровня и используется для адресации соответствующего раздела сайта или ресурса в Интернете.

Например, домен ЕГРСР reyestr.court.gov.ua имеет такую структуру: .court – домен ІІІ уровня; .gov – домен ІІ уровня, указывающий на принадлежность госоргана; .ua –  домен верхнего уровня, территориальной принадлежности; reyestr – различительная часть доменного имени.

Кроме того, с 2009 года доменное имя может состоять не только из латинских букв, но и из украинских в том числе.

3. Какие категории доменов существуют?

• Публичные, администрирующиеся в интересах общества, например, –  домен .ua;
• Частные – администрирующиеся определенным лицом в собственных интересах.

4. Субъекты доменов:

• Регистрант – лицо, желающее зарегистрировать и делегировать домен;
• Регистратор – субъект хозяйствования, действующий на основании договоров с администратором и оказывающий услуги по техническому обеспечению регистрации и функционирования домена; 
• Администратор публичного домена – субъект хозяйствования, административно обеспечивающий работоспособность публичного домена. В Украине на основании договора с ICANN функции администратора домена .ua осуществляет ООО “Хостмастер”.  

В настоящее время, в частности, благодаря стремительному развитию e-commerce в Украине чуть ли не каждая компания имеет собственный адрес (веб-сайт) в Интернете для рекламы, предложений по продаже товаров или услуг, размещения контактной  информации и других сведений, полезных как для привлечения внимания потребителей, так и потенциальных контрагентов. Доменное имя может быть ценным активом благодаря свойству сразу указывать на характер размещенной информации или на принадлежность к бренду и возможности постоянно выступать в качестве предмета разных правовых сделок. Например, доменные имена в самом популярном верхнем уровне .com оцениваются в миллионы долларов: в 2005 году домен LasVegas.com был продан за $90 млн.

Поскольку сам сайт не является объектом правовой защиты, на первый план интернет-деятельности бизнеса выступает надлежащая защита доменного имени, наилучшим способом которой является его регистрация.

Эта процедура в Украине не отличается особой сложностью и осуществляется по принципу “first come – first get”, то есть доменное имя получает лицо, первым  обратившееся с просьбой о его регистрации. Аккредитованный ICANN регистратор при обращении проверяет, свободным ли является избранное обозначение, после чего вносит запись на сервис WHOIS с информацией о регистранте. Регистрационные услуги оказываются на основании договора и являются платными. Регистрант имеет право свободно распоряжаться доменом в течение всего периода регистрации.

Обратите внимание, что регистрация домена верхнего уровня .ua допускается только при наличии зарегистрированного знака для товаров и услуг (торговой марки). Нормативно это регулируется Правилами регистрации доменов в зоне .ua, являющихся одинаковыми для всех регистраторов.

Таким образом, доменные имена выступают не только в качестве средства идентификации ресурса как определенного веб-адреса, но и являются наилучшим средством индивидуализации в сети Интернет, имеющим коммерческую ценность. Кроме того, домен часто может совпадать с объектом интеллектуальной собственности – знаком для товаров и услуг, собственно, фирменным (коммерческим) наименованием, географическим обозначением, отдельным элементом промышленных образцов. Нарушения в этой сфере, например, наличие “двойников” и другие проявления недобросовестной конкуренции, вводят в заблуждение потребителей, негативно влияют на репутацию компании и могут приводить к недоразумениям с контрагентами.

Среди основных видов правонарушений в сфере доменных имен выделяют следующие:

1. Киберсквотинг (англ. сybercsquotting) – это деятельность по регистрации и использованию доменного имени с целью паразитирования на чужой репутации, перепродажи конкурентам или шантажа этого лица. Его разновидности:

• Отраслевой – регистрация доменов по названию видов товаров или услуг. Этот вид является самым распространенным, поскольку точное соответствие названию товара гарантирует большую коммерческую ценность среди потребителей;
• Брендовый – регистрация домена другого уровня, который содержит точное или похожее обозначение названий компаний;
• Обратный захват – регистрация торговой марки с названием, которая уже содержится в известном домене, с целью последующего обращения в суд и перерегистрации домена. Владелец двойника может также настроить переадресацию домена на свой собственный сайт, что будет вводить в заблуждение потребителя относительно рода товаров/услуг или даже относительно прекращения деятельности первой компании.

2. Тайпсквотинг – регистрация доменов, созвучных с уже существующими и хорошо известными доменными именами, но отличающихся всего несколькими буквами или порядком их написания. Целью такого нарушения, которое может быть признано неправомерным в связи со сходством с ТМ, является перехватывание части пользователей,  ошибочно вводящих “неверный” адрес. Иногда используется для компрометации конкурента.
3. Собственное использование чужой зарегистрированной торговой марки в обозначении домена.

Владелец свидетельства на знак для товаров и услуг имеет исключительное право запрещать всем третьим лицам неправомерно использовать знак, в том числе – в доменном имени. Мировой является практика, что торговая марка имеет приоритет над доменным именем: как правило, право на домен имеет лицо, на чью ТМ похож домен.

Установить нарушения прав на знак можно, если обратить внимание на следующее:

1. Домен используется без правового основания; 
2. ТМ и часть спорного домена – одинаковы или похожи настолько, что это приводит к возможности их перепутывания или даже к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/услуг;
3. Знак используется в домене относительно товаров и услуг, родственных отмеченным в свидетельстве на него.

Относительно незаконного использования фирменного наименования отметим следующее: оно является действительным со времени его первого использования юридическим лицом, правовая защита не предусматривает подачу заявки или его регистрацию. Это является особенно важным в спорах относительно общих доменов верхнего уровня – .net; .com; .org и др., регистрация которых не требует наличия торговой марки. В случае нарушения собственных прав лицу для их защиты стоит приложить серьезные усилия для того, чтобы довести наличие этих прав.  

В обоих случаях должна быть установлена противоправность цели использования – использование в коммерческой деятельности, то есть для получения правонарушителем прибыли. При установлении тождественности или сходства со знаком для товаров и услуг сравнивают охраняемый объект с разнящейся частью доменного имени, что, как правило, требует специальных знаний и проведения экспертизы объектов ИС.

Пути решения доменных споров:

1. Через Антимонопольный Комитет Украины – относительно споров в зоне .ua, связанных с неправомерным использованием чужого знака, права на который не зарегистрированы, но который является хорошо известным в Украине (на основании ст. 4 ЗУ “О защите от недобросовестной конкуренции”).
2. По Процедуре UDRP, а также по правилам к ней (Унифицированная политика решения споров о доменных именах, Uniform Domain – Name Dispute – Resolution Policy). Процедура была разработана в 1999 году и одобрена международной Интернет-корпорацией по назначению адресов и имен (или “имен и номеров”, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). Эта процедура является обязательной относительно решения споров по многим общим доменам верхнего уровня, а также доменам кода страны и региона, но касается процедура только тех споров, которые связаны с зарегистрированной торговой маркой, а потому не является пригодной при  противопоставлении домена и других объектов ИС. Рассмотрение споров осуществляется арбитрами пяти уполномоченных институций, например Центром из Арбитража и Посредничества WIPO или Национальным арбитражным форумом США, и по его результатам может быть принято решение о передаче доменного имени владельцу ТМ, или (и) отмене регистрации (делегирования) домена. Преимуществами данной процедуры являются скорость и удобство для сторон: процесс, как правило, длится не более 60-75 дней.

Важно обратить внимание: в доменной зоне .ua в 2018 году достигнуты  договоренности между ООО “Хостмастер” и WIPO, поэтому украинцы уже с этого года могут обращаться с жалобами в Центр по Арбитражу и Посредничеству, причем на украинском языке.

Рассмотрение по процедуре UDRP может быть охарактеризовано через “концепцию добросовестности применения доменного имени”. Для получения положительного результата лицо, владеющее ТМ, права на которую нарушены, в жалобе должен довести недобросовестность поведения реестранта, относительно, но не исчерпывающе:

• целью регистрации или приобретения домена была его последующая перепродажа, аренда, или другое распоряжение для получения денежных ценностей, которые превышают расходы реестранта непосредственно на регистрацию, или
• домен был зарегистрирован с целью помешать владельцу ТМ свободно использовать ее в доменном имени, или 
• домен был зарегистрирован с целью помешать деятельности конкурента, или
• реестрант доменного имени сознательно использовал чужой знак, вводя в заблуждение потребителей относительно принадлежности сайта определенному лицу или лицу производителя товаров, с целью получения коммерческой выгоды.

Разбирательство дела в аккредитованных учреждениях не препятствует обращению  в суд и передаче дела на рассмотрение суда. Процедура приостанавливается до момента принятия судебного решения.

3. Судебное разбирательство. Владелец прав на объект ИС при их нарушении  имеет полномочия на обращение в суд с требованием запретить неправомерное использование объекта ИС в соответствующем доменном имени.

Важным при обращении в суд является определение надлежащего ответчика. Устоявшейся является практика судиться с реестрантом домена и регистратором в спорах об отмене делегирования, однако часто соответчиком определяют и администратора. Позиция отечественных судов сводится к тому, что действия администратора являются производными от действий реестрантов/лиц, использующих домен. Это уполномоченное лицо не использует спорные доменные имена, действует,  исполняя обязанности согласно Закона о телекоммуникациях и в соответствии с договорами, заключенными с контрагентами, и поэтому не нарушает прав истцов. Однако возможным является привлечение администратора домена в качестве третьего лица, так как он должен быть ознакомлен с принятым судом решением о запрете использования доменного имени.

Сведения о реестранте доменного имени могут быть получены:

• С помощью сервиса WHOIS (но если реестрантом является физическое лицо, то сервис предоставит данные в обезличенном виде с защитой персональных данных);  
• Через адвокатский запрос или в случае истребования судом сведений у администратора домена.

Привлечение регистратора домена как соответчика допускается в случае предъявления требований об отмене регистрации или обязательстве перерегистрации доменного имени на владельца ТМ или коммерческого наименования.

В этой категории дел также допускается применение мер обеспечения иска. Так,   истец во время решения доменного спора имеет право предоставить администратору домена .ua копию искового заявления (с отметкой о его поступлении в суд) с целью временного блокирования внесения изменений в запись о доменном имени. Эти действия являются необходимыми и позволят истцу доказать в суде действительное положение дел.

Относительно исковых требований, то судебной практике известны достаточно разные исковые требования, однако часто сформулированное истцом может противоречить законодательству, или же может быть признано судом как неверно избранное для надлежащей защиты прав в этой категории дел. Эффективным способом защиты нарушенного права на торговую марку согласно закона “Об охране прав на знаки для товаров у услуг” является запрет на использование в домене чужого знака. Аналогично осуществляется правовое регулирование относительно запрета на незаконное  использование коммерческого наименования. Кроме того, специальными для доменных споров могут быть исковые требования о совершении определенных регистрационных действий относительно доменного имени – прекращение делегирования домена, его перерегистрация или обязательство передать домен истцу. Такая правовая природа доменного имени, как объекта собственности, определяется и практикой ЕСПЧ: право его использования имеет экономическую ценность, учитывая это свойство, данное право является правом собственности (справа Paeffgen v. Germany 2007 р.). 

Отечественная судебная практика в этой сфере еще находится в процессе формирования и становления, вместе с тем количество таких дел постоянно увеличивается, а в качестве их фигурантов часто выступают известные украинские и международные компании. Однако определенные обобщенные правовые позиции четко прослеживаются в судебных решениях, и, возможно, в ближайшее время отразятся в постановлении Пленума ВС.

Решением Хозяйственного суда г. Киева еще в далеком 2010 году определены основания принадлежности регистратора в качестве ответчика в доменном споре по делу №20/68 по иску международной компании относительно неправомерного использования ТМ “LEROY MERLIN” в различительной части домена. Судом отмечено: “Регистратор не осуществляет использование знака для товаров и услуг, а лишь оказывает реестранту  услуги по техническому обеспечению функционирования домена”.

В 2010 году также завершилось разбирательство дела по иску Google inc. относительно права использования домена в зоне .ua против украинской компании “Гоу огле”, которая еще в 2006 году зарегистрировала ТМ Google и Go Ogle и, соответственно,  получила право на домен google.ua. Интересно, что в действительности эта компания настроила переадресацию из спорного домена на сайт знакомств. Вместе с тем, Высший хозяйственный суд постановлением от 05.10.2010 года подтвердил законность решений судов низших инстанций относительно неправомерности использования коммерческого наименования американской корпорации, а также хорошо известного в мире знака, обязал прекратить использование наименования Google и обязал администратора Хостмастер  снять делегирование домена. Кроме того, судом было установлено, что компания “Гоу огле” не использует в доменном имени собственно товарный знак Go Ogle и вводит в заблуждение пользователей поисковой системы.

Такая же ситуация в деле №760/10914/16-ц по иску “The Coca-Cola Company” к реестранту  доменного имени с использованием ТМ “Coca-Cola” и собственно регистратора домена о прекращении незаконного использования знака и отмены делегирования доменного имени. В мотивировочной части решения от 20.03.2017 года отмечены самые распространенные виды нарушений:

• Использованная в домене различительная часть похожа на чужую торговую марку настолько, что приводит к их спутыванию;
• Товары, которые реализовывались через сайт, были родственными с классом товаров истца;
• Использование обозначений в домене указывает на связь с компанией истца.

Кроме того, правонарушения в сфере интеллектуальной собственности, объектом которого является доменное имя, могут быть криминально наказуемыми. Лицо, которое является потерпевшим от преступления, имеет право обратиться в правоохранительные  органы, в Департамент Киберполиции относительно внесения данных о преступлении в ЕГРДР и открытия криминального производства.

Таким образом, в связи с проникновением сети Интернет во все сферы общественной жизни и, в частности, с развитием электронной коммерции в Украине,  доменное имя на сегодня является важной ценностью для каждой компании, для ее имени на рынке, для ее репутации и известности среди потребителей. Одним из приоритетных заданий бизнеса является обеспечение надежной защиты своих объектов ИС.

Во избежание проблем при использовании доменного имени следует предусмотреть такие риски:

1. При регистрации домена необходимо внимательно проверить существование знаков для товаров и услуг с потенциально высокой степенью смешивания с похожими в родственном классе товаров – сделайте домен максимально уникальным.
2. Имеется риск, что в случае регистрации доменного имени до даты регистрации знака для товаров и услуг суд откажет владельцу ТМ  в правн первого пользования.
3. Отсутствие зарегистрированных и подтвержденных прав, как то – свидетельство на знак для товаров и услуг, значительно усложняет процесс доказательств, если ваша компания не является хорошо известной.
4. Если же ТМ не зарегистрирована, позаботьтесь о том, чтобы домен отвечал наименованию компании или был максимально созвучен с ним. В суде важно будет доказать, почему, к примеру, ООО “ЧЕРНОЕ” использует домен БІЛЕ.уа.
5. Одной из причин киберсквотинга яляется банальная неуплата за хостинг и домен после окончания срока регистрации домена его владельцем. Поэтому внимательно следите за сроками оплаты за пользование доменом.

Авторы: юрист – Мария Шулякивская, адвокат – Алексей Яновский