Субліцензійний договір на використання торгової марки

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00; +38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua

Використання будь-якої інтелектуальної власності без особистої згоди власника і юридичного підтвердження цієї згоди караються законом у більшості країнах світу, у тому числі і в Україні. Втім, на жаль, багато хто з наших співвітчизників досі є жертвами нелегального використання їхньої інтелектуальної власності третіми особами. Найчастіше такі порушення закону стосуються протиправного використання торгової марки.

Також досить часто трапляється ситуація, коли певна продукція під зареєстрованим товарним знаком продається не в роздріб, а дилеру або посереднику. Той зі свого боку надає її під реалізацію на різних умовах більш дрібним посередникам, які можуть використовувати вищезгадану торгову марку винятково на певних умовах. Останніх повинен позначити й погодити безпосередній власник. Однак часто такий підхід ігнорується, у результаті чого кінцевий реалізатор нерідко використовує товарний знак на свій розсуд, що часом призводить до непримиренних розбіжностей і суперечок між суб’єктами господарювання. Щоб уникнути цього, а також запобігти непередбаченим фінансовим втратам від такої діяльності, слід вдатися до використання належних договорів між суб’єктами господарювання, де буде визначено повноваження й допустимі дії кожного, а також закріплена відповідальність кожної зі сторін за порушення договірних відносин. Одним із найбільш ефективних кроків у напрямку правильного й законного використання інтелектуальної власності третіми особами є підписання субліцензійного договору на використання торгової марки, або субліцензії. Що таке субліцензія, для чого і як її необхідно використовувати? Про це нижче.

Субліцензійний договір на використання торгівельної марки: особливості становлення поняття

Загалом поняття торгової марки досить давнє й налічує не одне тисячоліття. Ще в стародавньому світі різьбярі, гончарі, ковалі ставили своє тавро на готовій продукції. Пізніше до такого способу вдалися італійські винороби, виробники оливкової олії, прикрас, дорогого посуду. Товари знаменитих майстрів розкуповувалися у всьому світі завдяки розвитку судноплавства та зовнішньої торгівлі. Про ліцензійні і субліцензійні договори мови тоді не було. Тому підробки й дешеві аналоги вільно продавалися на місцевих ринках.

Сьогодні завдяки чинному міжнародному та національному законодавству у більшості держав можна регулювати відносини щодо використання торговельної марки ліцензією або субліцензійним договором. Якщо ліцензію можна отримати тільки безпосередньо від власника товарного знака, то субліцензійний договір має право (якщо це передбачено ліцензійною угодою) укладати вже ліцензіат (той, хто отримав ліцензію від власника ТМ). Субліцензійний договір укладається на певний термін і є засобом розпорядження винятковим правом.

Згідно з українським законодавством субліцензійний договір (субліцензія) — це вид цивільно-правового договору, згідно з яким сторона, що є власником виняткового права на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації, зобов’язується передати другій стороні право на використання такого результату або кошти на заздалегідь визначених цим договором умовах. До результатів інтелектуальної власності належать не тільки торгові марки, а й рекламні слогани, девізи тощо. Що стосується коштів індивідуалізації, які можуть передаватися на умовах субліцензійного договору на використання торгової марки, то такими вважаються логотип, фірмові знаки, запатентовані зображення тощо.

Субліцензійні договори і відповідне законодавство в Україні стали розвиватися після розпаду Радянського Союзу й у наші дні постійно вдосконалюються, доповнюються і змінюються. Особливо активно такі зміни стали відбуватися з поширенням Інтернету. З того часу, як практично будь-який товар стало можливим перепродати через глобальну мережу, поняття субліцензійного договору стало актуальним для більшості виробників, які прагнуть захистити свій бренд від демпінгу, незаконної торгівлі, несумлінного використання тощо.

Субліцензійний договір і необхідність його підписання за різних обставин

Субліцензійний договір на використання торговельної марки укладається переважно для регулювання таких правовідносин:

1. Коли правовласник результатів інтелектуальної діяльності або засобів індівідулізації реалізує продукцію посереднику для її перепродажу, а марка використовується як для товарів, так і для супутніх послуг. Це найбільш поширена схема співпраці, за якої вкрай необхідно укласти субліцензійний договір, якщо посередник планує відразу або може в майбутньому реалізовувати продукцію й послуги не тільки в роздріб, а і для подальшого перепродажу дрібним посередникам, місцевим дилерам, комісіонерам тощо. Якщо продукція використовується для надання певних послуг, виконання робіт тощо і рекламується, як перевага. Наприклад, автомийки з обладнанням Керхер, розвиваючі центри для малюків і дітей із конструюванням з Lego, догляд за волоссям із засобами Wella і ін.
2. Якщо продукція може надаватися третіми особами в оренду (велосипеди, дитячі коляски, автокрісла, електротехніка тощо).
3. Для регулювання відносин у франчайзингу, використання в електронній комерції, надання послуг интенет-маркетплейсів тощо.

Тоді потрібно враховувати що в Україні діє міжнародний принцип вичерпання прав на ТМ щодо товарів, який полягає в тому, що виняткове право власника марки забороняти іншим особам використання марки без його згоди не поширюється на використання марки для товару, введеного під цією маркою в цивільний обіг власником або за його згодою.

Якщо ліцензіар (правовласник торгової марки) не надає в ліцензійній угоді свого дозволу на укладення ліцензіатом субліцензійних договорів на використання торгової марки, то таке використання не є законним. За згаданих вище обставин ліцензіат може залучатися до відповідальності в разі, коли він буде реалізовувати товар особам, що будуть незаконно використовувати товарний знак для отримання прибутку або інших цілей, без субліцензії.

Існують різні умови субліцензійного договору. Зразок стандартної, найбільш простої субліцензії можна отримати в юридичній фірмі, під гарантії професійної відповідальності за його зміст, або знайти в Інтернеті на свій страх і ризик. Основні моменти, на які необхідно обов’язково звернути увагу, це:

• умови використання торгової марки, рекламних слоганів та ін.;
• відповідальність сторін у разі неправомірного використання торговельної марки та іншої інтелектуальної власності;
• термін дії субліцензійного договору й можливості його пролонгації; особливі повноваження ліцензіата й субліцензіата.

Види субліцензійних договорів, їхні особливості та значення для бізнесу

Крім субліцензійного договору на використання торгової марки, існують і інші види субліцензії. Вони менш поширені, так як використання брендів, логотипів і рекламних слоганів є найпоширенішим і, ймовірно, найбільш затребуваним для залучення клієнтів, збільшення продажів, розвитку власного бізнесу. Щоб відкрити і швидко просунути передовий магазин мобільної та комп’ютерної техніки, сьогодні не обійтися без таких гучних брендів, як Apple, Samsung, Lenovo. Але є й інші види інтелектуальної діяльності, результати яких патентуються, закріплюються за певним правовласником і передаються для використання третіми особами тільки з підписанням ліцензії та субліцензії.

Часто укладаються субліцензійні договори на використання музичної продукції (мелодій, фонограм тощо), ефірних матеріалів і відеоробіт, а також програмного забезпечення для комп’ютерів, мобільних пристроїв, терміналів самообслуговування та інше. З розвитком електронних систем для сайтів, оффлайн-магазинів, оплати послуг тощо часто стали використовувати субліцензійний договір на програмне забезпечення, зразок якого можна замовити в нашій компанії.

Програми для обладнання й онлайн-сервісів все активніше купують юридичні особи в Україні та за її межами для покращення сервісу, збільшення товарообігу, зростання відвідуваності інтернет-сторінок, застосування інструментів для онлайн-платежів. Відповідно, це та галузь, яка з роками буде все активніше розвиватися і приносити дохід правовласникам якісних і доступних програмних продуктів. Вона, а також інші напрями бізнесу, повинні ефективно регулюватися за допомогою не тільки субліцензійних договорів, але й інших інструментів, які дозволяють захистити, монетизувати і з вигодою передавати в користування третім особам торгових марок, продукції інформаційних технологій, музики, відео-та навчальних матеріалів та іншої інтелектуальної власності на території України.

(7 - 5.00 - 5)