Передача прав на торгову марку

Забезпечення належного захисту власних ідей, бізнес-планів, методів – розумний початок будь-якої справи. Зробити це можна, зареєструвавши права на торгову марку або знак. Питання про те, чи варто вкладати гроші у захист інтелектуального капіталу, не повинно навіть стояти у наш час. Незареєстрована торгова марка, на популяризацію якої були витрачені фінанси та час, може стати власністю сторонніх осіб. Крім того, з часом може з’ясуватися, що ідентичний товарний знак зареєстрований на іншого власника. І тоді вже він на законних підставах матиме право вимагати припинити використання інтелектуальної власності та відшкодувати збитки. Отримавши захист, власник може не тільки розпоряджатися торговою маркою на власний розсуд, але й дозволяти її використовувати за матеріальну винагороду третім особам. Передача прав на ТМ здійснюється на підставі відповідного договору.

Поняття та особливості передачі прав на торгову марку

Передача прав на торгову марку – це правильна та повна назва процедури. Інколи цей процес називають продажем торгової марки, що за назвою не повністю відповідає вимогам законодавства, але в принципі, повну передачу прав на ТМ іншій особі, у бізнес-середовищі і називають продажем ТМ. Переоцінити значення узаконення прав на торгову марку досить важко. А от недооцінка цієї процедури – поширене явище. Торгова марка може розглядатися як правова та економічна категорія. За умови її популяризації та поширення вона стає самостійним товаром, вартість якого може сягати мільйонів доларів. Отже, реєстрація торгової марки та передача прав на неї – це необхідна та вкрай важлива процедура.

За договором про передачу виключно майнових прав інтелектуальної власності особа або група осіб можуть передати їх повністю або частково. У відповідності до цього новий власник майнових прав може розпоряджатися ними на власний розсуд. Передача прав на торгову марку регулюється Цивільним кодексом України (ст. 495), Законом України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг» (п. 7 ст. 16), а також іншими нормативними документами і міжнародними договорами, як частиною національного законодавства. Законом визначаються загальні положення, у відповідності до яких проводиться процедура передачі прав. Наголошується, що власник торгової марки може передати на неї права іншим особам повністю або відносно лише деяких зазначених у свідоцтві товарів та послуг.

Передача прав на торгову марку неможлива у випадку, коли в результаті процедури споживач може бути введений в оману щодо товарів та послуг або щодо особи, яка їх виготовляє. Так, наприклад, якщо права на торгову марку були передані іншій фізичній особі або компанії, то на маркуванні необхідно вказувати нові дані.

Найбільш поширена практика передачі прав на інтелектуальну власність – на підставі договору. Але також існують й інші шляхи отримання прав. Ця процедура може бути здійснена у судовому порядку або шляхом правонаступництва. Далі буде розглянуто саме договірний спосіб передачі прав на торгову марку. Предметом договору може бути наступне:

  • перехід прав користування: видача ліцензії на використання торгової марки її власником або укладання договору комерційної концесії;
  • передача права власності на торгову марку: це може бути продаж інтелектуальної власності або її дарування. У такому випадку всі права остаточно і назавжди переходять новому власнику.

Обидва види договорів про передачу прав користування або власності підлягають обов’язковій реєстрації у ДСІВ. Перед укладанням договору встановлюється статус суб’єктів (фізичні або юридичні особи) та мета переходу прав (отримання прав на визначений строк або ж отримання власності). Як показує юридична практика, бувають випадки, коли торгова марка належить не компанії, а, наприклад, фізичній особі – її засновнику. У такому разі при банкрутстві фірми торгова марка зберігається за її власником. Це дасть можливість відбудувати бізнес заново. Якщо ж торгова марка знаходилася у власності компанії-банкрута, то вона опиняється під загрозою втрати.

Саме такі моменти належить з’ясувати у процесі підготовки договору на передачу прав на торгову марку. Отримання відповідей щодо цього дасть можливість обрати найбільш прийнятний варіант передачі власності на торговий знак. Так, наприклад, між юридичними особами доцільно укладати договори купівлі-продажу, а між фізичними особами допускається укладання договору дарування.

Також поширеною формою передачі прав на торгову марку є укладання ліцензійного договору (ч. 8-9 ст. 16 Закону). Власник торгової марки має право видати будь-якій особі дозвіл на використання своєї інтелектуальної власності. Він має укладатися у письмовій формі та підписуватися сторонами. Обов’язкова умова видачі ліцензійного договору – це зобов’язання випускати товари або надавати послуги, якість яких не буде нижчою від якості продукції власника свідоцтва. Останній має право здійснювати контроль за виконанням даної умови. Якщо правовласник уклав ліцензійний договір, то він має право інформувати про це невизначене коло осіб. Інформація, як правило, подається у інформаційному бюлетені відомостей у порядку та обсязі, визначеними законодавством.

Договори щодо передачі прав на торгову марку укладаються у трьох примірниках. До них в обов’язковому порядку додається копія свідоцтва на торгову марку, а також перелік товарів та послуг, які знаходяться під її захистом. Вони набирають чинності після проведення реєстрації у Департаменті.

Передача прав на торгову марку може здійснюватися самим її власником, повіреним у справах інтелектуальної власності або ж іншою довіреною особою. У такому випадку до пакету документів додається довіреність, яка нотаріально завірена у встановленому законодавством порядку. Якщо свідоцтво на право володіння торговою маркою знаходиться у власності декількох осіб, то всі дії, пов’язані із видачею дозволу на використання інтелектуальної власності, визначаються особливостями угоди між ними. Право підпису ліцензійного договору або договору про передачу виключних прав на торгову марку може надаватися одній особі, про що має свідчити також відповідна довіреність.  

Перелік документів, необхідних для реєстрації договору про передачу прав на торгову марку

Спеціалісти Адвокатського бюро «Яновський і партнери» в найкоротші терміни здійснять підготовку документів, необхідних для передачі прав на торгову марку. У пакет мають входити наступні документи:

  • заява про реєстрацію договору передачі виключних прав на торгову марку або ліцензійного договору;
  • договір (або ліцензійний договорів) у трьох примірниках;
  • копія раніше виданого Патентним бюро сертифікату на торгову марку;
  • перелік товарів та послуг, які знаходяться під захистом свідоцтва. Також має бути зазначена їх Міжнародна класифікація (МКТП);
  • фінансовий документ, який засвідчує сплату збору за реєстрацію договору.

Заяву про реєстрацію договору на передачу авторських прав подає власник свідоцтва. Якщо подається заява на реєстрацію ліцензійного договору, то це має право зробити як власник свідоцтва, так і власник виключної ліцензії. Заява має бути складена державною мовою. У випадку, коли власником патенту є особа іноземної держави, то у заяві має бути подана транслітерація даних фізичної особи або відомості про компанію (офіційна назва, адреса). Якщо ж договір про передачу прав на торгову марку подається не держаною мовою, то до нього має бути доданий переклад, завірений нотаріально.

Засвідчення договору проводиться у порядку, який визначається законодавством країни, у якій він укладається. Сторони, які укладають договір, несуть відповідальність за інформацію, яка подається у ньому. Документи мають бути роздруковані на окремих стандартних аркушах білого кольору чорними чорнилами без виправлень та помарок.

Процедура розгляду та реєстрації договору

Розгляд заяви відбувається протягом місяця з дати її надходження до Департаменту за умови правильно оформленого пакету документів. У свою чергу Департамент здійснює наступне:

  • проводить розгляд заяви та доданих до неї документів;
  • проводить підготовку рішення про реєстрацію ліцензійного договору або договору про передачу прав на торгову марку;
  • у разі підготовки документів належним чином та відсутності перешкод для укладання договору Департамент здійснює його реєстрацію у Державному реєстрі;
  • два зареєстровані примірники договору, а також відповідне рішення, мають бути передані власнику свідоцтва за вказаною адресою. На зберігання у Департаменті залишається один примірник зареєстрованого договору;
  • відомості про зареєстрований договір на надання ліцензії або про передачу прав на інтелектуальну власність направляються до друку в офіційному бюлетені Департаменту.

У разі виникнення спірних моментів Департамент приймає рішення запросити додаткову інформацію та інші матеріали, необхідні для реєстрації договору. У такому випадку термін прийняття рішення про реєстрацію договору може бути відстрочений на два тижні від дати надходження додаткових матеріалів.

До Державного реєстру будуть внесені такі відомості:

  • інформація про сторони, які уклали договір про передачу прав на торгову марку, номер свідоцтва, а також перелік товарів та послуг із зазначенням класу МКТП;
  • у випадку, коли було укладено договір про надання ліцензії, додатково визначається обсяг прав, що передаються, вид ліцензії (виключна або невиключна), строк і територія дії ліцензії.  

Якщо свідоцтво визнане недійсним або документи підготовлені не належним чином, то реєстрація договору не проводиться.     

Що дає передача прав на торгову марку

Продаж торгової марки – це процедура, яка несе вигоду для обох сторін угоди. Її власник одразу ж після оформлення всіх необхідних документів може отримати грошову виплату. Але при цьому варто врахувати, що якщо торгова марка продана, то її колишній власник, звичайно ж, більше не може її використовувати. Але правонаступник має при цьому значно більше вигод:

  • отримує всі права на законне володіння інтелектуальною власністю;
  • новий власник може на власний розсуд розпоряджатися придбаним товарним знаком;
  • нема необхідності сплачувати щомісячні платежі за її використання у тому випадку, якщо торгова марка була у власності іншої компанії або фізичної особи;
  • у разі отримання прав на торгову марку можна сміливо вкладати гроші у її розкрутку – нема ризику, що її власник розірве договір на її використання після того, як вона стане відомою;
  • новий власник торгової марки отримує право самостійно видавати ліцензії на її використання, отримуючи при цьому додатковий прибуток.

Отже, отримання прав на торгову марку може стати основою для побудови власного успішного бізнесу.

Що необхідно з’ясувати перед передачею виключних прав на торгову марку

При купівлі будь-якого товару ми завжди з’ясовуємо всі його характеристики. Це ж стосується і процесу передачі прав на інтелектуальну власність. У цій справі можуть бути свої підводні камені, які у подальшому стануть серйозною перешкодою для розвитку бізнесу. Отже, перед тим, як здійснити передачу прав на торгову марку, необхідно з’ясувати наступне:

  • особливості проведення реєстрації торгової марки – чи були дотримані всі норми законодавства. Також необхідно перевірити наявність всіх документів;
  • треба встановити, чи не існують заборони судів щодо даної торгової марки або судові тяжби. При наявності таких вся процедура передачі прав на торгову марку може опинитися під загрозою;
  • торгові марки можуть знаходитися під заставою при видачі кредитів. Перевірте, чи стосується це торгового знаку, на який ви збираєтеся купити права;
  • власник торгової марки може видавати ліцензійні договори на її використання. З’ясуйте, чи існують такі і на яких умовах вони укладалися.

Коли планується передача прав на відому або раніше використовувану торгову марку, то, в принципі, вся інформація про неї буде відома правонаступнику. У іншому ж випадку варто витратити час та, можливо, гроші, щоб бути впевненим у законності проведення процедури ті відсутності спірних моментів.

(1 - 4.00 - 5)
Підписатись на наші новини


error: